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Das Anmelden von Patent- und Markenrechten gehört längst auch bei mittelständischen Unternehmen zur gängigen Praxis.  Externe Expertise einzuholen ist dabei  meist ein Muss.

Frage: Mal konkret gefragt, was haben denn Patente mit der Zukunft des Mittelstandes zu tun?

SKM: Der Mittelstand ist im Bereich geistiges Eigentum bei den Patenten tatsächlich Huhn und Ei gleichzeitig. Als Treiber der Innovation sichert der Mittelstand eigene Entwicklungen mittels Patenten, die somit gleichzeitig die wirtschaftliche Zukunft insgesamt fördern.

Frage: Aber das ist doch blanke Theorie.

SKM: Nein, keineswegs. Erst kürzlich hat eine gemeinsame Studie des Europäischen Patentamts und des EU-Markenamtes festgestellt, dass europäische Start-ups, die früh Patent- und/oder Markenrechte anmelden, bis zu 10 Mal erfolgreicher bei der Beschaffung von Finanzmitteln sind. Es gibt keine wirklichen Argumente dafür, dass sich dies nicht auch entsprechend auf die Innovationen des Mittelstandes übertragen lässt. Noch deutlicher wird es sogar, wenn man nicht nur nationale, sondern auch europäische Schutzrechte hält.

Frage: Haben Sie dafür Beispiele?

SKM: Ja, der inzwischen schon „Klassiker“ ist die Biotechfirma BioNTech in Mainz, die während der Pandemie auch auf Basis von Patenten ein unglaublich rasantes Wachstum hingelegt hat. Schon bei der Gründung von BioNTech waren Patente natürlich wichtig, bei Pandemiebeginn wurde sich dann aber schnell auf antivirale Impfstoffe fokussiert. Die Zusammenarbeit mit Pfizer hat natürlich geholfen, aber ohne Patente hätte man das nie gemacht. Im Unterschied zu einer regulären Strategie hat die Pandemie das Ganze praktisch in Zeitraffer ablaufen lassen.

Frage: Das ist jedoch eine Ausnahme in einem speziellen Gebiet, oder nicht?

Nein, wir haben das während der Pandemie bei unseren Kunden tatsächlich über die Breite der Technologien hinweg gesehen, der alte Spruch „Not macht erfinderisch“ hat sich nicht nur in der Biotechnologie bewahrheitet. Was wir besonders interessant finden, waren die Transferleistungen von Konzepten aus dem bei uns zum Beispiel. stark vertretenen klassischen Maschinen- oder Anlagenbau hin zur Bekämpfung von Viren, zu finden dann bei den uns allen bekannten Raumluftreinigern. Gleiches gilt für unsere Textilfirmen, die an Masken arbeiteten. Einen Boost gab es auch bei den Diagnostika und den Techniken zur Herstellung von Verbrauchsmaterialien, sogar den Einweghandschuhen. Und nicht zuletzt wurden verstärkt Patente auf entsprechende Computerprogramme angemeldet.

Frage: Und was tun Sie bei alledem?

SKM: Die meisten unserer meist langjährigen Kunden kommen eben aus dem Mittelstand. Wir erstellen daher Beratungskonzepte, die auf Basis dieses Wissens mit Herz und Verstand – und auch mit einem vernünftigen Budget – versuchen, eine optimal auf das Unternehmen und dessen Zukunft ausgerichtete IP-Strategie zu entwickeln. Dabei setzen wir neben Vertrauen und Kompetenz auf effiziente Kommunikation, den Einsatz nachhaltiger Techniken sowie Künstliche Intelligenz. Trotzdem bleibt der persönliche Kontakt natürlich extrem wichtig. Erfindungen haben schließlich immer auch mindestens einen Erfinder.

Frage: Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?

SKM: Für eine neue Technik nehmen wir uns die Zeit mit dem Kunden zu überlegen, wo es in Zukunft hingehen soll. Davon ausgehend schlage wir eine unterstützende und passende Patent- und Schutzrechtsstrategie einschließlich eines Budgets vor, die dann durch entsprechende Schutzrechtsanmeldungen und Analysen des Umfelds umgesetzt wird. Neben den Patenten umfasst das oft auch Marken und/oder Designs. Während der Umsetzung halten wir den Kunden über den Status und mögliche Änderungen oder Ergänzungen unterrichtet. Das kann zum Beispiel eine Verwertung von nicht exklusiv genutzter Technik über Lizensierung, aber auch die Einlizensierung von Technik aus Hochschulen betreffen, von denen wir ebenfalls einige sehr innovative vertreten. Unserer Meinung nach schlummert dort ein großes Potential an Technik zur Umsetzung gerade durch den flexiblen und technikaffinen Mittelstand. Wir bekämpfen natürlich auch störende Schutzrechte und setzen die Rechte unserer Kunden durch. Dort haben sich auch für den Mittelstand gerade neue Möglichkeiten durch das europäische Einheitliche Patentgericht – UPC – ergeben.

Frage: Gibt es das, das Mittelstands-Schutzrecht oder -Patent der Zukunft?

Wir können zunächst – auch bei uns – feststellen; der Mittelstand hat viele gute Ideen, das Potential ist auch bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Zahlenmäßig vorne sind dann bei uns die klassischen Gebiete der Technik, die Life Sciences sind innovativ, aber Erfindungen sind dort aufwendiger. Das Mittelstands-Schutzrecht der Zukunft findet sich in der IT oder der Integration von IT und Technik, und dort tauchen dann auch sehr wahrscheinlich Begriffe wie Blockchain und/oder KI auf.

Fast jedes Unternehmen ist früher oder später mit der Situation konfrontiert, dass ihm durch eine gerichtliche Entscheidung ein bestimmtes Verhalten untersagt wird. Der entsprechende Tenor einer solchen gerichtlichen Entscheidung besagt typischerweise, dass das Unternehmen es zu unterlassen habe, ein bestimmtes Produkt anzubieten oder in einer bestimmten Art und Weise zu werben. Aber was heißt „unterlassen“ in diesem Zusammenhang? Tatsächlich steckt in dem Wort mehr, als man auf den ersten Blick annimmt.

1. Unterlassungsanspruch und Unterlassungstenor

Im Falle der Verletzung gewerblicher Schutzrechte (Marken, Designs usw.) und bei Wettbewerbsverstößen stehen dem Betroffenen (unter anderem) Unterlassungsansprüche zu. So lautet beispielsweise § 8 Abs. 1 UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb):

„Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, kann auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.“

Ist ein Produkt selbst rechtsverletzend (und nicht nur die Werbung dafür) wird regelmäßig das weitere Anbieten und Inverkehrbringen dieses Produktes untersagt. Ein typischer Unterlassungstenor einer gerichtlichen Entscheidung lautet:

„Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung ‚RESCUE TROPFEN‘ zu bewerben und/oder zu vertreiben.“ (BGH GRUR 2017, 208 – Rescue-Tropfen).

Wenn wie in diesem Beispiel nicht eine Werbung, sondern ein bestimmtes Produkt (bzw. dessen konkrete Aufmachung) Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung ist, stellt sich die Frage, wie weit der Unterlassungstenor reicht. Genügt es, einfach den weiteren Vertrieb zu „unterlassen“ (wie der Wortlaut des Tenors nahelegt) und selbst keine entsprechenden Produkte mehr in den Verkehr zu bringen? Oder verlangt die Entscheidung mehr?

2. Unterlassung umfasst nach der neueren Rechtsprechung des BGH grundsätzlich auch den Rückruf

Tatsächlich geht die Unterlassungspflicht aus gerichtlichen Entscheidungen nach der neueren Rechtsprechung des BGH weiter als der Wortlaut erkennen lässt.

Die Rechtsprechung hatte schon lange angenommen, dass die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, auch die Beseitigung dieses Störungszustands umfasst, wenn die Nichtbeseitigung dieses Zustands gleichbedeutend mit der Fortsetzung der Verletzungshandlung ist. Wem verboten wird, im geschäftlichen Verkehr unter einen bestimmten Unternehmensnamen aufzutreten, ist danach beispielsweise verpflichtet, auch ein entsprechendes Firmenschild abzubauen. Wem eine bestimmte Werbeaussage verboten wird, der muss diese Aussage (aktiv) von seiner Website entfernen.

In der Entscheidung „Rescue-Tropfen“ (GRUR 2017, 208) ist der BGH aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat entschieden, dass eine Unterlassungsverpflichtung auch die Verpflichtung beinhaltet, „im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren“ auf Dritte einzuwirken, soweit das zur Beseitigung des Störungszustands erforderlich ist.

Zwar hält der BGH an dem Grundsatz fest, dass der Schuldner eines Unterlassungsanspruchs grundsätzlich nicht für das selbstständige Handeln Dritter verantwortlich ist. Er muss aber auf Dritte, deren Handeln ihm wirtschaftlich zugutekommt und auf die er einen gewissen Einfluss hat, einwirken, soweit dies zur Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands erforderlich ist. Ein Schuldner, dem gerichtlich untersagt worden ist, ein Produkt mit einer bestimmten Aufmachung zu vertreiben muss danach grundsätzlich durch einen Rückruf des Produkts dafür sorgen, dass bereits ausgelieferte Produkte von seinen Abnehmern nicht weiter vertrieben werden (BGH GRUR 2017, 208 – Rescue-Tropfen).

Diesen Grundsatz hat der BGH – trotz verbreiteter Kritik – in mehreren weiteren Entscheidungen bestätigt (z.B. BGH GRUR 2017, 823 – Luftentfeuchter; GRUR 2018, 292 – Produkte zur Wundversorgung).

3. Was bedeutet „Rückruf“?

Wer mit einer einstweiligen Verfügung oder einem Unterlassungsurteil konfrontiert ist, darf sich danach also nicht darauf beschränken, das verbotene Produkt selbst nicht weiter zu vertrieben. Er muss vielmehr auch auf seine (gewerblichen) Abnehmer einwirken, damit diese das Produkt ebenfalls nicht weiter anbieten.

Der BGH erkennt zwar, dass ein Rückruf in vielen Fällen rechtlich gar nicht möglich ist. Wenn ein Produkt an einen Abnehmer veräußert worden ist, hat der Verkäufer regelmäßig keine rechtliche Handhabe, das Produkt zurückzufordern. In einer solchen Situation ist der der Schuldner aber zumindest verpflichtet, gegenüber seinen Abnehmern „mit Nachdruck und Ernsthaftigkeit sowie unter Hinweis auf den rechtsverletzenden Charakter der Erzeugnisse deren Rückerlangung zu versuchen“ (BGH GRUR 2018, 292, Rz. 32 – Produkte zur Wundversorgung). Er muss seine Abnehmer also zumindest über das gerichtliche Verbot informieren und ihnen deutlich von einem weiteren Vertrieb abraten (sowie sich bereit erklären, die Produkte zurückzunehmen).

Kann der Schuldner im Streitfall nicht nachweisen, dass er solche „ernsthafte und nachdrückliche“ Versuche unternommen hat, um den weiteren Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte durch seine Abnehmer zu verhindern, verstößt er gegen die ihm auferlegte Unterlassungspflicht und riskiert, dass das Gericht ein Ordnungsgeld gegen ihn verhängt.

4. Was ist bei einem Unterlassungsurteil oder einer einstweiligen Verfügung zu tun?

Wer sich mit einem gerichtlichen Verbot konfrontiert sieht, muss also genau prüfen, welche Verpflichtungen aus dem Verbot folgen. Insbesondere muss er prüfen, ob und inwieweit er über das bloße Unterlassen weiterer verletzender Handlungen hinaus aktiv werden und an seine Abnehmer herantreten muss. Da all das aus dem Wortlaut eines Verbotstitel selbst nicht erkennbar ist, empfiehlt es sich, in einer solchen Situation einen im gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht erfahrenen Anwalt hinzuziehen. Das verursacht zwar Kosten. Die Kosten eines Ordnungsgelds im Falle eines Verstoßes gegen ein gerichtliches Verbot sind aber regelmäßig deutlich höher (bei einem ersten Verstoß regelmäßig mindestens 5.000 EUR, bei wiederholten Verstößen auch deutlich mehr), und das Argument, man habe nicht gewusst, dass ein Unterlassungsgebot auch einen Rückruf beinhalten kann, lassen die Gerichte nicht gelten.

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Junge Firmen mit Patent- und Markenrechten haben laut einer Studie eine zehn Mal so hohe Chance, Investoren zu finden. Patente sind also wichtig für junge Unternehmen, um überhaupt Fuß zu fassen. Aber bei der Patentanmeldung machen viele Start‑ups einen großen Fehler.

Deutsche und europäische Jungunternehmen tun sich im Vergleich vor allem zu US‑Rivalen schwer, an Gelder von Investoren zu kommen. Leichter wird es mit geistigen Schutzrechten wie Patenten oder Marken, hat eine Studie des Europäischen Patentamts (Epa) in München und des EU-Markenamts Euipo in Alicante ermittelt und deren Wirkung auch beziffert. „Unsere Studie zeigt, dass Start‑ups, die Patente und Marken besitzen, zehnmal erfolgreicher sind, wenn es darum geht, Finanzmittel zu beschaffen“, sagt Epa-Experte Ilya Rudyk. Aber längst nicht alle Start-ups haben ein entsprechendes Schutzrecht. In Deutschland sind es etwa 40%, im Rest Europas etwa 30%. Wenn Patente nicht nur geistiges Eigentum schützen, sondern auch Investoren anlocken, warum meldet die Mehrheit der jungen Unternehmen dann kein Patent an?

Die Antwort ist ebenso logisch wie banal: Patentanmeldungen kosten Zeit und Geld. Start-ups müssen sich in ihrer Anfangsphase um viele bürokratische Angelegenheiten kümmern – ein Patent anzumelden geht nicht mal eben nebenbei. Eine Patentschrift zu formulieren kann mehrere Wochen dauern. Und ein einziges Patent ist meist nicht ausreichend, um eine innovative Idee ausreichend zu schützen.

Die durchschnittlichen Kosten für ein europäisches Patent mit zehn Jahren Laufzeit beziffert das Europäische Patentamt auf unter 5000 Euro. Aber weil für echten Patentschutz eben meist mehrere solcher Schutzrechte nötig sind, sind es realistisch mehrere 10.000 Euro. Für mangelnde Patentaktivität von jungen Unternehmen gibt es aber noch einen weiteren Grund: Zu wenig Wissen über die Wirksamkeit von Patenten im späteren Geschäftsverlauf. Die wenigsten Gründer wissen, wie wichtig der Schutz ihrer Ideen später einmal sein wird. Die meisten sind zu Recht stolz auf ihre Idee und begehen dann den Fehler, diese öffentlich zu vermarkten, ohne sie vorher geschützt zu haben. Ein Vortrag, eine Publikation oder ein Messeauftritt reichen aus, damit eine innovative Idee nicht mehr patentierbar ist.

Im europäischen Vergleich stehen deutsche Start‑ups was Patente angeht, noch relativ gut da. Nur Konkurrenten aus Frankreich und Finnland kommen laut einer Studie auf eine leicht höhere Rate an Patentanmeldungen. An der Spitze stehen in Deutschland Biotech-Start‑ups. Hier werden rund 70% aller Schutzrechte angemeldet. Auch in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen oder Nachhaltigkeit patentiert mehr als jedes zweite Start‑up. Wenige Patente werden dagegen in den Bereichen Telekommunikation, Messaging oder Werbung angemeldet.

Grundsätzlich gilt: Egal um welche Branche es sich handelt – innovative Ideen sollten, bevor sie der Allgemeinheit dienen, geschützt werden. Nur so kann aus einem Start-Up mit einer vielversprechenden Idee ein etabliertes Unternehmen werden.